El Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, ha confirmado la denegación del registro de una marca denominativa compuesta por un nombre y un apellido, destinada a distinguir bebidas alcohólicas, resolución previamente emitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El solicitante de la marca recurrió esta decisión, pero tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Tribunal Supremo confirmaron la existencia de riesgo de confusión con marcas anteriores, registradas por una sociedad mercantil que había absorbido a la titular inicial de los derechos.

Resolución administrativa impugnada

La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el registro de una marca en la clase 33 (bebidas alcohólicas) al apreciar semejanza denominativa con varios signos registrados anteriormente. El solicitante impugnó esta resolución ante la Audiencia Provincial de Madrid, que resolvió en única instancia, desestimando el recurso al considerar acreditada la confusión entre los signos en conflicto y reconocer la legitimación de la sociedad oponente, sucesora universal del titular registral original.

El solicitante interpuso recurso de casación alegando la incorrecta aplicación de los artículos 6.1 b) y 46.3 de la Ley de Marcas.

Función jurídica del recurso de casación frente a resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas

El Tribunal Supremo precisó que, en virtud del artículo 477.1.II de la LEC, en su redacción por el RDL 6/2023, es admisible el recurso de casación contra sentencias que resuelvan recursos frente a resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que agotan la vía administrativa. El Alto Tribunal enfatizó que:

·       El objeto del recurso es la sentencia judicial, no la resolución administrativa.

·       El análisis debe centrarse en cuestiones jurídicas, sin revisar hechos probados salvo infracción flagrante de la doctrina jurisprudencial.

·       El recurso persigue garantizar la correcta aplicación del Derecho y la uniformidad de la jurisprudencia en materia marcaria.

Coincidencia parcial en el apellido: riesgo de confusión

El primer motivo de casación cuestionaba que la mera coincidencia de un apellido parcial bastara para justificar la denegación del registro. Sin embargo, el Tribunal Supremo confirmó que:

·       La coincidencia en un apellido infrecuente, unido a la identidad de productos, puede inducir al consumidor medio a confusión o asociación empresarial.

·       La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige una apreciación global del riesgo de confusión, teniendo en cuenta la impresión de conjunto del consumidor (Sabel, Lloyd Schuhfabrik, Thomson Life).

·       La Audiencia Provincial aplicó correctamente la doctrina consolidada y no infringió el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas.

El Alto Tribunal recalcó que no es posible revisar la apreciación de los tribunales de instancia salvo cuando contradicen de forma manifiesta la jurisprudencia, lo que no ocurría en este caso.

Legitimación de la oponente: transmisión no inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas

El segundo motivo planteaba que la sociedad que se opuso al registro carecía de legitimación por no haber inscrito a tiempo en la Oficina Española de Patentes y Marcas la transmisión de las marcas anteriores derivada de una fusión.

El Tribunal Supremo desestimó también este argumento, razonando que:

·       La fusión por absorción produce una sucesión universal, que transfiere automáticamente los derechos marcarios a la sociedad absorbente.

·       La inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas no es constitutiva, sino declarativa, y la falta de inscripción no afecta a la validez del derecho.

·       El artículo 46.3 de la Ley de Marcas solo protege frente a terceros de buena fe, condición que no concurría en este caso, dado que el solicitante conocía la fusión.

·       La sociedad oponente estaba legitimada para ejercer su derecho de oposición ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, al ostentar marcas anteriores válidas y vigentes.

Fallo del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo desestimó íntegramente el recurso de casación, confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y, con ello, la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegaba el registro de la nueva marca.

Además:

·       Impuso las costas del recurso al recurrente.

·       Declaró la pérdida del depósito constituido para su interposición, conforme a la Disposición Adicional 15.9 de la LOPJ.