Marcas mixtas y uso descriptivo en el sector | El Tribunal Supremo descarta infracción marcaria

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un colegio territorial de administradores de fincas. De este modo, confirma que no hubo infracción de marca ni competencia desleal por parte de la demandada al utilizar expresiones como «administración de fincas» o «administrador de fincas» en el desarrollo de su actividad.

El litigio se centraba, sobre todo, en el alcance de protección de varias marcas mixtas registradas en el sector. En particular, las que incluían la expresión «administrador de fincas colegiado». La parte recurrente defendía que el uso de esos términos por una asesoría no colegiada podía generar confusión en el público y suponer un aprovechamiento del prestigio vinculado al colectivo profesional.

Marcas mixtas y signos utilizados por la demandada

Según los hechos analizados en el procedimiento, la controversia afectaba tanto a la marca denominativa «ADMINISTRADORES DE FINCAS» como a varias marcas mixtas vinculadas a la actividad profesional. Estas últimas incorporaban no solo elementos denominativos, sino también otros componentes distintivos, entre ellos la referencia a la condición de «colegiado» y determinados elementos gráficos.

La parte demandante sostenía que la utilización por la demandada de expresiones como «administración de fincas» o «administrador de fincas» invadía el ámbito de protección de esas marcas. Consideraba, además, que el público podía asociar esos términos con profesionales integrados en el colegio recurrente.

Sin embargo, la demandada no utilizó en el mercado las marcas mixtas registradas en su conjunto. Tampoco se presentó como «administradora de fincas colegiada», ni reprodujo los elementos gráficos propios de los signos inscritos.

La sentencia de instancia y el recurso de casación | Valoración conjunta de las marcas mixtas

Tanto el juzgado como la Audiencia Provincial descartaron la existencia de infracción marcaria. El Tribunal Supremo confirma ahora ese criterio y rechaza los argumentos del recurso de casación.

La Sala recuerda que, cuando se analizan marcas mixtas, no puede hacerse el juicio de comparación atendiendo solo a una parte del signo. Es necesario valorar la impresión de conjunto, teniendo en cuenta todos sus componentes y el modo en que se perciben en el tráfico económico.

En este caso, el Tribunal entiende que no cabe aislar únicamente la expresión «administrador de fincas» para afirmar que existe infracción. Esa expresión, por sí sola, no agota el contenido distintivo de las marcas mixtas registradas, ya que en ellas también resultan relevantes el término «colegiado» y los elementos gráficos que acompañan al signo.

Marcas mixtas y riesgo de confusión | La importancia de la impresión global

Respecto del riesgo de confusión, el Supremo insiste en que debe examinarse de forma global. No basta con comprobar que una de las palabras coincida con una parte del signo registrado.

La sentencia concluye que, en este supuesto, no concurre el riesgo de confusión exigido por la Ley de Marcas. Y ello porque la demandada no empleó las marcas mixtas como tales, ni utilizó una presentación equivalente, ni se atribuyó una condición profesional que no ostentara.

Además, la Sala subraya que la expresión «administración de fincas» tiene un claro contenido descriptivo del servicio prestado. Este dato resulta esencial, porque limita el alcance excluyente que puede pretenderse sobre esa denominación, incluso cuando aparece integrada en marcas mixtas inscritas.

El artículo 37 de la Ley de Marcas | Límite al derecho exclusivo

Uno de los puntos decisivos de la resolución es que el recurso de casación no denunció la infracción del artículo 37 de la Ley de Marcas. Este precepto regula los límites del derecho de marca y permite el uso de indicaciones descriptivas cuando se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Para el Tribunal Supremo, esta omisión es determinante. La Audiencia Provincial había aplicado ese precepto, y el recurso no combatió de forma directa esa razón jurídica. Por ello, el motivo basado en el artículo 34.2 b) de la Ley de Marcas no podía prosperar.

De este modo, la sentencia refuerza la idea de que el uso de expresiones descriptivas, aunque coincidan parcialmente con elementos presentes en marcas mixtas, no implica automáticamente una infracción.

Marcas notorias o renombradas | Falta de acreditación suficiente

La Sala también rechaza la alegación relativa al carácter notorio o renombrado de las marcas invocadas. Considera que no quedó probado de forma suficiente que esas marcas, incluidas las marcas mixtas, gozaran del grado de conocimiento exigido para obtener una protección reforzada.

El Tribunal recuerda que no basta con afirmar que una marca tiene prestigio o difusión. Es preciso acreditar su conocimiento real por el público relevante o, en su caso, por el público en general. En este procedimiento, esa prueba no se aportó con la intensidad necesaria.

Reconocimiento de la profesión y no de las marcas mixtas

En este punto, la Sala introduce una precisión especialmente relevante. Señala que el eventual reconocimiento social no recae sobre las marcas registradas en sí mismas, sino sobre la propia profesión de administrador de fincas.

Ese matiz resulta importante porque explica por qué el uso de una expresión descriptiva del servicio no puede monopolizarse sin más. Precisamente por el carácter conocido y descriptivo de la actividad, el uso de tales términos puede quedar amparado como uso legítimo, sin que ello suponga apropiación de signo ajeno.

El Tribunal añade, además, que la colegiación no es obligatoria para ejercer esa actividad. Por ello, tampoco puede sostenerse que el público identifique necesariamente esas expresiones con quienes actúan bajo las marcas mixtas del colegio profesional.

Competencia desleal | No cabe obtener una exclusividad por otra vía

Por último, el Supremo rechaza también la acción de competencia desleal. Considera que los hechos invocados coinciden sustancialmente con los ya analizados desde la perspectiva del derecho de marcas.

Aplicando el principio de complementariedad relativa, la Sala recuerda que la normativa de competencia desleal no puede utilizarse para obtener, por una vía distinta, una exclusividad que no resulta reconocible conforme a la legislación marcaria.